案例评析

关于第10335278号“OAKLEY”商标无效宣告请求裁定书

发布时间:2017-01-19 12:56:39  浏览:2978  来源:商评委

关于第10335278号“OAKLEY”商标

无效宣告请求裁定书

商评字【2016】第0000098860号

 

 

申请人:欧科蕾公司

  委托代理人:霍金路伟(上海)知识产权代理有限公司

  被申请人:西安汉能品牌管理有限公司

  地址:陕西省西安市高新区高科新花园7号楼11002室

  

  申请人于2016年03月04日对第10335278号“OAKLEY”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求。我委依法受理后,依照《商标评审规则》第六条的规定,组成合议组依法进行了审理,现已审理终结。

  申请人的主要理由:一、申请人是美国知名眼镜制造商,并从全球领先的运动眼镜品牌发展为涉足运动服装、鞋类和配件的领先运动品牌。“OAKLEY”系申请人的商号和主商标,经长期宣传和使用,已在中国取得很高的知名度并为公众所知晓。二、争议商标与申请人在第9类及第25类在先注册的第646514号“OAKLEY”商标、第646837号“OAKLEY”商标、第859776号“OAKLEY及图”商标、第852548号“OAKLEY及图”商标、第1450142号“OAKLEY”商标、第1473745号“OAKLEY”商标、第2022889号图形商标、第2024089号图形商标、第3032729号图形商标(以下统称为引证商标)已构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。三、争议商标的申请注册已构成对申请人在先使用并有一定知名度的“OAKLEY”商标的恶意抢注,并侵犯了其在先著作权、商号权和域名权。四、争议商标是对申请人在先注册且已驰名的“OAKLEY”商标的恶意复制、摹仿,争议商标的注册易导致混淆误认,淡化申请人的驰名商标,并损害申请人的合法权益。五、被申请人还恶意抢注多个申请人及他人知名品牌,其行为严重违反了诚实信用原则,扰乱商标管理秩序,并易造成不良社会影响。综上,请求依据《商标法》第四条、第七条、第九条、第十条第一款第(七)项、第(八)项、第十三条、第三十条、第三十二条、第四十四条、第四十五条及《反不正当竞争法》、《巴黎公约》的相关规定,宣告争议商标无效,并请求认定申请人第646514号“OAKLEY”商标、第644894号“OAKLEY”商标、第646837号“OAKLEY”商标为驰名商标。

  申请人向我委提交了以下主要证据(复印件):

  1、网络媒体及期刊杂志等对申请人及其“OAKLEY”产品的介绍或报道资料;

  2、申请人“OAKLEY”产品的销售、宣传资料;

  3、申请人商标注册信息及相关裁定、判决资料;

  4、申请人维权相关资料;

  5、被申请人的相关信息等。

  我委向被申请人寄送的答辩通知被邮局退回,我委通过《商标公告》进行了公告送达,被申请人在规定期限内未予答辩。

  经审理查明:1、争议商标由被申请人于2011年12月21日向商标局提出注册申请,指定使用在第20类家具、像框等商品上,商标局初步审定并公告后,申请人提起异议,商标局异议决定理由不成立,该商标予以核准注册,商标局于2015年7月14日发布商标注册公告,现为有效注册商标。

  2、在争议商标申请日前,申请人在第9类眼镜等商品、第25类衣服等商品上在先注册了引证商标,现均为有效注册商标。

  3、被申请人在第21、24、32、35类上已注册了“OAKLEY”及其他包括“宾士”在内的五百余件商标。

  以上事实有商标档案及申请人提交的证据在案佐证。

  我委认为,《商标法》第四条、第七条、第九条的精神已具体体现在《商标法》其他条款中,《反不正当竞争法》、《巴黎公约》的相关内容在《商标法》中均已得以体现,我委将依据《商标法》的相关规定审理本案。

  一、本案中,虽然争议商标“OAKLEY”与引证商标中的“OAKLEY”及“OAKLEY及图”构成近似商标,但鉴于争议商标核定使用的家具、像框等全部商品与引证商标核定使用的第9类眼镜等商品、第25类衣服等商品不属于类似商品,因此,争议商标与引证商标未构成《商标法》第三十条所指的使用在类似商品上的近似商标。

  二、申请人称争议商标的申请注册侵犯其在先商号权,构成对其在先使用并有一定影响的商标的抢注,并依据《商标法》第三十二条主张权利。本案中,申请人提交的在案证据不足以证明在争议商标申请日前,其已将“OAKLEY”作为商标或商号在争议商标核定使用的家具、像框等相同或类似商品上在先使用并具有一定影响,故争议商标的申请注册未构成《商标法》第三十二条所指情形。

  申请人称争议商标的申请注册侵犯了其在先著作权的主张,因缺乏充分的事实依据,我委不予支持。申请人称争议商标的申请注册侵犯了其域名权的主张,因缺乏充分的法律依据,我委亦不予支持。

  三、申请人请求认定第646514号“OAKLEY”商标、第644894号“OAKLEY”商标、第646837号“OAKLEY”商标为驰名商标,认为争议商标是对其“OAKLEY”驰名商标的恶意复制、摹仿,并依据《商标法》第十三条主张权利。本案中,虽然申请人提交的在案证据能够证明其“OAKLEY”商标在眼镜等商品上具有一定知名度,但尚不足以证明于争议商标申请日之前于上述商品上已构成驰名商标,且争议商标核定使用的家具、像框等商品与申请人“OAKLEY”商标赖以知名的眼镜等商品在功能、用途、销售渠道、消费群体等方面有一定区别,争议商标的注册和使用不易误导公众,致使申请人的利益可能受到损害。综上,争议商标未构成《商标法》第十三条规定之情形。

  四、《商标法》第十条第一款第(七)项规定是指商标标识本身带有欺骗性,易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的情形。《商标法》第十条第一款第(八)项所称的不良影响是指商标本身有害于社会主义道德风尚或者会对我国的政治制度、宗教、风俗习惯等产生损害的情形。申请人称争议商标的注册违反了上述规定,并以此请求宣告争议商标无效的主张,因缺乏事实依据,我委不予支持。

  五、《商标法》第四十四条第一款的“其他不正当手段”是指欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源等情形。本案中,根据申请人提交的在案证据可知:被申请人先后在多类商品和服务上申请注册五百余件商标,除多件申请人商标外,还包括宾士、库儿、玛驰、不二家、恩特思、伯鲁提、ZED?BED等多件与他人知名商标相同或近似的商标。对此,我委认为被申请人的上述行为已超出正常的生产经营需要,具有明显的复制、抄袭及摹仿他人在先商标的故意,扰乱了正常的商标注册管理秩序,并有损于公平竞争的市场秩序。故争议商标的注册已构成《商标法》第四十四条第一款规定所指“以其他不正当手段取得注册”的情形。

  综上,申请人无效宣告理由部分成立。

  依照《商标法》第四十四条第一款、第三款和第四十六条的规定,我委裁定如下:

  争议商标予以无效宣告。

  当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向人民法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我委。

                                 

合议组成员:李娇娜

               

   

2016年11月23日

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