关于第10659517号“SHIMAWA”商标无效宣告请求裁定书

 

关于第10659517号“SHIMAWA”商标

无效宣告请求裁定书

商评字[2016]第0000097798号

 

申请人：株式会社岛野

　　委托代理人：北京磐华知识产权代理有限公司

　　被申请人：威海劲一渔具有限公司

　　委托代理人：威海泰鑫商标事务所有限公司

　　

　　申请人于2016年02月19日对第10659517号“SHIMAWA”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求。我委依法受理后，依照《商标评审规则》第六条的规定，组成合议组依法进行了审理，现已审理终结。

　　申请人的主要理由：

　　1、申请人成立于1921年，总部设在日本大阪府，历经90余年的发展，成为一家以专业制造和销售自行车零部件和钓鱼具的跨国集团公司。

　　2、申请人的“SHIMANO”商标经长期使用和广泛宣传已具有较高的知名度。争议商标与申请人在先注册的第6886426号“SHIMANO”商标（以下称引证商标一）、第7297940号“SHIMANO”商标（以下称引证商标二）构成使用在相同或类似商品上的近似商标、争议商标的注册违反了《商标法》第三十条的规定。

　　3、争议商标是对申请人在先商标的恶意抄袭和摹仿，其注册及使用易误导消费者认为该商标所标识的商品出自申请人，进而产生混淆和误认，造成不良影响。被申请人在知晓申请人及其品牌的情况下，注册争议商标的行为具有对申请人品牌“搭便车”的不良企图，违反了诚实信用原则。

　　综上，申请人请求依据《商标法》第七条、第十条第一款第（七）、（八）项、第三十条、第四十四条第一款的规定，宣告争议商标无效。

　　申请人向我委提交了以下主要证据：

　　1、申请人“SHIMANO”和“禧玛诺”商标信息及上述标识作为在国内外商标/商号受保护的记录；

　　2、申请人公司情况介绍、2003年-2007年/2012年自行车零部件产品目录及产品册；

　　3、申请人1987年度报告、2000年-2010年年度报告及2007年-2009年社会活动报告书；

　　4、申请人“SHIMANO”和“禧玛诺”商标许可情况及申请人中国子公司概况、“SHIMANO”和“禧玛诺”商标/商号使用证据材料；

　　5、申请人在中国的经销情况、申请人在中国举办的各种活动和出版的刊物；

　　6、“SHIMANO”和“禧玛诺”商标在中国的部分广告合同、发票及杂志广告、参加展会情况；

　　7、中国媒体杂志及网络对申请人报道；

　　8、申请人及其在中国的子公司所获得的荣誉；

　　9、中国运动自行车运动协会证明；

　　10、被申请人工商登记信息及被申请人注册的第8783703号“SHIMAWA”商标信息。

　　被申请人答辩的主要理由：争议商标与引证商标一、二未构成使用在相同或类似商品上的近似商标。被申请人同时注册了“SHIMAWA”标识的中文谐音“喜玛佤”商标。经过被申请人长期宣传使用，其“SHIMAWA”商标已具有一定知名度。争议商标的注册和使用不会损害到申请人的合法权益，引起消费者的混淆误认，也不会扰乱市场秩序，更不会造成不良的社会影响。被申请人请求维持争议商标的注册。

　　针对被申请人的答辩，申请人质证坚持其前述理由与请求。

　　我委经审理查明：

　　1、争议商标由被申请人于2012年3月22日向商标局提出注册申请，经商标局《商标驳回通知书》在自行车、自行车支架、自行车车把、手推车、轮胎(运载工具用)、游艇、运载工具内装饰品商品上初步审定并公告后，被本案申请人提出异议申请，商标局于2015年6月17日裁定异议不成立，争议商标予以核准注册。申请人于2016年2月19日向我委提起无效宣告申请。

　　2、在争议商标申请日前，引证商标一、二均已获准注册或获得初步审定，指定使用在第12类桨；陆、空、水或铁路用机动运载器等商品上，上述引证商标为有效注册商标。

　　3、在2003年-2010年期间的《中国自行车》杂志中，均有申请人关于其享有包括第148076号“SHIAMNO”在内系列商标所有权的声明。2007年部分《运动休闲》杂志中完整体现了申请人的“SHIAMNO”标识。

　　我委认为，《商标法》第七条属于总则性规定，一般不适用该条款作为实体条款，本案将根据当事人的具体评审理由适用相应的实体条款予以审理。

　　1、争议商标为字母组合“SHIMAWA”，引证商标一、二均为字母组合“SHIMANO”，争议商标与引证商标一、二前五位字母相同，上述商标在文字构成、整体外观方面相近，已构成近似商标。争议商标指定使用的自行车、游艇等商品与引证商标一、二核定使用的桨、自行车等商品在功能用途、销售渠道、销售场所、消费对象等方面相同或相近，考虑到申请人“SHIMAWA”商标的知名度情况，争议商标与引证商标一、二在各自指定使用的商品上共存易误导消费者，使其对争议商标指定使用商品的来源产生误认。故争议商标的注册已构成《商标法》第三十条规定的情形。

　　2、《商标法》第十条第一款第（七）项禁止的是商标标识本身具有欺骗性，易使公众对其所指定商品的质量等特点产生误认的商标注册，本案争议商标的注册不属于此类情形。

　　3、《商标法》第十条第一款第（八）项禁止的是对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响的商标注册，本案争议商标的注册亦不属于此类情形。

　　另，申请人认为争议商标的注册违反《商标法》第四十四条第一款的规定因缺乏事实依据，我委不予支持。

　　综上，申请人无效宣告理由部分成立。

　　依照《商标法》第三十条、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我委裁定如下：

　　争议商标予以无效宣告。

 当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向人民法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我委。

 

 

合议组成员：方莉园

姚旭祺

张亚军

2016年11月22日